US – Précision quant au partage des fruits d’une sous-license par les co-propriétaires d’un brevet

L’arrêt Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) v. Xenon Pharma, Appeal No. 08-1351 (7th Cir. 2010) concerne une sous-license octroyée par Xenon Pharma à Novartis.

WARF et Xenon ont conjointement demandé un brevet sur une enzyme permettant d’abaisser le taux de cholestérol. WARF a octroyé une license exclusive à Xenon selon laquelle WARF obtient des royautés sur les ventes de Xenon ou des redevances sur des sous-licenses octroyées par Xenon.

Le litige origine du fait que Xenon refusait de payer des redevances à WARF pour la sous-license qu’elle a octroyée à Novartis , appliquant la régle selon laquelle des co-propriétaires d’un brevet ne sont générallement pas dans le devoir de partager des revenus provenant d’une license.

Selon le jugement, même si les propriétaires d’un brevet peuvent chacun profiter de leur droit sans le consentement du co-propriétaire, §262 inclut une notification d’opposition majeure selon laquelle ce principe s’applique “in the absence of any agreement to the contrary.

Ainsi, la Cour a statué que la régle par défaut s’applique seulement en l’absence d’une entente contraire, ce qui était clairement le cas entre les deux parties en question.

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