Golden Hour Data Systems, Inc. v. emsCharts, Inc. and Softtech concerne à la fois la contrefaçon contributoire et la conduite inéquitable (“inequitable conduct”). Le tribunal inférieur avait jugé le brevet non éxécutoire pour conduite inéquitable et qu’aucun des deux parties accusés n’enfreignait tous les éléments des revendications en cause.
Contrefaçon contributoire
EMS fournit des résultats d’analyses médicales sur le Web tandis que Softech coordonne de l’information concernant des vols aériens. Les deux compagnies ont décidé de former une alliance stratégique selon laquelle leurs produits seraient offerts à forfait.
Selon la doctrine en matière de brevet, il y a contrefaçon directe si une entité unique pratique chaque élément ou étape d’une invention brevetée. Selon la Federal Circuit law, deux ou plusieurs entités peuvent éviter la responsabilité d’une contrefaçon tant que chaque entité n’est responsable de la pratique que d’un sous-ensemble des éléments brevetés et qu’aucune entité n’exerce un contrôle sur l’ensemble du processus de contrefaçon.
Dans le cas présent, aucune preuve n’a pu être présentée à l’effet qu’il y avait eu un contrôle et la contrefaçon a donc été évitée.
Conduite inéquitable
Golden Hour aurait failli de soumettre une brochure non datée incluant de l’information non divulguée qui aurait contredit des énoncés faits par le Demandeur à propos d’un document d’art antérieur. Selon le Demandeur, il ne s’agissait pas là d’un manquement puisqu’il n’était pas clair qu’il s’agissait d’une antériorité. Toutefois, selon le MPEP:
“[t]here is no requirement that the [submitted] information must be prior art references in order to be considered by the examiner.†MPEP § 609 (2008).
La cour a jugé le document “materiel” puisqu’il contredisait un énoncé du Demandeur dans le mémoire descriptif.
Quant à l’intention de tromper le USPTO, la cour n’a pas pu trouver de preuve qu l’attorney avait lu le document et à donc évacuer la question.