Après avoir essuyé une défaite dans une poursuite en contrefaçon en Cour Fédérale contre les Produits Gilbert Inc., Charles D. MacLennan et Équipement Quadco Inc. demande en appel dans MacLennan c. Produits Gilbert Inc. (2006 CAF 204 A-78-05 2006-05-31) que soit déclaré que le Juge de premier instance a eu tord de déclarer que les dents décrites dans la revendication 2 de son brevet no. 2,011,788 sont limitées à une forme pyramidale ou “frusto-pyramidale”.Le Juge d’appel a déclaré cet exercice purement académique et refuse de statuer sans que les appelants expliquent pourquoi ils n’ont pas eu recours à leur droit d’appel.
Concernant la question de la contrefaçon par incitation, le Juge rappel les trois conditions pour qu’il y ait une telle contrefaçon:
1) That an act of infringement was completed by the direct infringer …
2) Completion of the act of infringement was influenced by the acts of the inducer. Without said influence, infringement would not otherwise take place …
3) The influence must knowingly be exercised by the seller, i.e., the seller knows his influence will result in the completion of the act of infringement. (voir Dableh c. OntarioHydro, (1996) 68 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.) aux pp. 148-149 ainsi que Halford c. Seed Hawk Inc., (2004) 31 C.P.R. (4th) 434 (C.F. 1ère inst.) (j. Pelletier) aux pp. 559-560 et AB Hassle c. Canada(Minister of National Health and Welfare), (2001) 16 C.P.R. (4th) 21 (C.F. 1ère inst.) (j. O’Keefe) Ã la p. 42; conf. 22 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.) Ã la p. 7).
“[23] En ce qui a trait à la première question, le fait que les produits vendus par l’intimée se limitaient à une dent plutôt qu’à une combinaison de dents et de porte-dents est sans importance. La question que devait se poser le premier juge était celle de savoir si les exploitants forestiers, en utilisant la dent Gilbert en combinaison avec le porte-dent Quadco, violaient le brevet. C’est cette combinaison qui doit donner lieu à un acte de contrefaçon au sens de la première question.
[24] Avant de répondre à cette première question, le premier juge devait tout d’abord se demander si les opérateurs forestiers pouvaient, en vertu de la licence implicite découlant de l’achat de la combinaison brevetée Quadco, en « réparer » les composantes endommagées en y insérant les dents Gilbert sans enfreindre le brevet (Harold G. Fox, Canadian Patent Law and Practice,
4e éd., Toronto, Carswell, 1969, aux pages 301 et 391). Sinon et dans l’éventualité où l’utilisation de la dent Gilbert en combinaison avec le porte-dent Quadco viole le brevet tel qu’allégué, le premier juge devait répondre à la deuxième et le cas échéant à la troisième question.
[25] Or, le premier juge n’a abordé aucune de ces questions. Dans ces circonstances, l’appel doit être accueilli, la décision portant sur la contrefaçon par incitation doit être annulée et l’affaire doit être retournée au premier juge pour qu’il en dispose à nouveau en fonction du test juridique applicable et selon le dossier tel qu’il fût constitué devant lui. Les appelants auront droit à leurs dépens.”