Il s’agit d’une demande qui porte de façon générale sur des dispositifs utilisés pour protéger les véhicules des dommages provoqués par des impacts mineurs. Elle porte plus particulièrement sur un pare-chocs qui remplacerait le pare-chocs d’origine d’un véhicule, mais qui offrirait une meilleure résistance aux dommages.
L’examinateur a refusé la demande aux seuls motifs que les modifications apportées au mémoire descriptif – les revendications 1 et 5 plus particulièrement – contenaient de nouveaux éléments, ce qui contreviendrait au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets. Les autres objections qui avaient été présentées auparavant dans la présente instance ont été mises en suspens jusqu’à ce qu’il soit disposé de la question des nouveaux éléments. La Commission a conclu que les modifications apportées par le demandeur pouvaient raisonnablement s’inférer du mémoire descriptif original. En conséquence, la Commission a recommandé que le refus de l’examinateur soit annulé et que la demande soit renvoyée à l’examinateur pour qu’il examine les autres irrégularités qui avaient été mises en suspens.
La commissaire a souscrit aux recommandations de la Commission et la demande a été renvoyée devant l’examinateur pour qu’il soit disposé des irrégularités en attente.
[23] Très récemment, dans Corus UK Ltd c. Qual-Chem Ltd, [2008] EWCA Civ 1177, le lord juge Jacob a repris le bref exposé sur les nouveaux éléments qu’il avait énoncé dans Richardson-Vicks Patent [1995] R.P.C. 568, Ã la page 576 :
[traduction]
… le test applicable pour déterminer s’il y a eu ajout de nouveaux éléments consiste à savoir si, lorsqu’un homme versé dans l’art lit le mémoire descriptif, il apprend apprend quelque chose sur l’invention qu’il n’aurait pas pu apprendre en lisant le mémoire descriptif non modifié.
Plus loin, il a ajouté ce qui suit :
[traduction]
Ce que nous devons donc faire, c’est d’évaluer ce qui est divulgué explicitement et implicitement dans le mémoire descriptif « A ». Cela ne doit pas être fait à posteriori, c’est-à -dire sans connaître le résultat escompté. On doit se livrer au même exercice pour le mémoire descriptif « C ». Nous cherchons à voir s’il y a eu un élargissment de l’objet.
[24] Déterminer ce qui est divulgué « explicitement et implicitement » est un exercice compatible avec le test antérieur élaboré par le juge Aldous dans Bonzel c. Intervention Ltd, [1991] R.P.C. 553, Ã la page 574, lequel a été cité avec approbation par le lord juge Jacob dans la décision Corus, précitée. notre avis, déterminer ce qui est « implicitement » divulgué est un exercice compatible avec la détermination de ce qui « peut raisonnablement s’inférer ».
[25] Le test élaboré par le juge Aldous dans Bonzel, précité, est assorti d’un certain nombre de mises en garde qui semblent applicables dans notre propre cadre législatif, Ã savoir l’article 38.2 (non souligné dans l’original) :
[traduction] … il est approprié d’examiner ce qui a été divulgué, tant explicitement, qu’implicitement. L’ajout d’une référence à ce dont tiendrait compte la personne versée dans l’art n’a donc aucune importance : DSM NV’s Patent [2001] R.P.C. 25 aux paragraphes [195] à [202]. Il faut par ailleurs souligner qu’il ne s’agit pas d’un critère pour évaluer l’évidence. Il n’est pas permis au titulaire de brevet d’ajouter par une modification un objet qui aurait été évident pour la personne versée dans l’art qui examine la demande…
[3]… La présente affaire est quelque peu inhabituelle en raison du fait que, préalablement à une décision du bureau datée du 22 mars 2006, l’examinateur avait formulé d’autres objections relatives à ‘antériorisation, l’évidence et le caractère indéfini. Dans cette décision, l’examinateur a même laissé entendre qu’il était possible que l’objet brevetable soit aussi contestable…
[4] …Dans la décision finale, l’examinateur a retiré toutes les objections relatives à l’antériorisation de la technique et l’objet non brevetable et il fonde ses autres objections sur l’absence de fondement dans la divulgation pour….
Nous sommes d’avis que le demandeur n’a pas compris qu’il était possible que soient soulevées les objections encore en suspens fondées sur la nouveauté, l’évidence, etc. et qu’il faudrait ensuite qu’il y réponde après la présente de la commissaire.
[12] Pour résumer, sur la base des objections de l’examinateur, les parties litigieuses des revendications sont les suivantes :
Dans la revendication 1
(1) « dont la forme est sensiblement la même que celle du pare-chocs d’origine », qui se rapporte à la forme du pare-chocs de remplacement,
(2) « formé de matériau de calibre sensiblement plus gros afin d’assurer une résistance accrue à la déformation » qui se rapporte à l’épaisseur du matériau utilisé pour former le pare-chocs,
Dans la revendication 5
(3) « où l’alliage métallique contient au moins un d’acier et d’aluminium », qui se rapporte au matériau qui peut être utilisé pour former le pare-chocs, l’examinateur soutien que « aluminium » comme composante possible de l’alliage est un nouvel élément.
[20] notre connaissance, la jurisprudence canadienne ne nous guide aucunement pour ce qui est de la question précise de l’ajout de nouveaux éléments dans une demande de brevet ou un brevet. Toutefois, cela a été souligné dans la décision Reesink, précitée, le commissaire des brevets s’est prononcé sur cette question. Dans Demande no 315,073 (1981), D.C. no 904 (C.A.B. et commissaire aux brevets), il a été formulé ce qui suit en lien avec la règle 52 (maintenant l’article 38.2) :
Cette règle appelle la question suivante : dans quelles conditions la déduction raisonnable doit-elle être faite, et par qui doit-elle être faite? Et l’on peut répondre clairement par ceci : la personne versée dans l’art dont relève l’invention au moment du dépôt de la demande.
[21] A la lumières de ce qui est énoncé ci-haut, pour déterminer s’il s’agit de nouveaux éléments, il faut donc comparer les mémoires descriptifs et les dessins en instance avec ceux de la demande initialement déposée. Il faut ensuite déterminer si l’objet des modifications est celui qu’une personne versée dans l’art aurait raisonnablement pu déduire à partir du mémoire descriptif ou des dessins originaux lors du dépôt .
[31] Ce que l’invention désigne est présenté de façon assez large dans les passages ci-dessus. Toutefois, il est évident que dans une réalisation privilégiée, le pare-chocs est un pare- chocs de remplacement et qu’il est formé d’un matériau comme de « l’acier ou un alliage ». Nous désirons souligner qu’en fait, l’acier est en soi un alliage, mais nous comprenons qu’il aurait été évident pour une personne versée dans l’art que le demandeur prévoyait une utilisation possible d’un alliage autre que l’acier. Également, le fait que le demandeur ait précisé « alliage de 12 mm » est important. Nous reconnaissons l’épaisseur inhabituelle que cela représente pour un pare-chocs en métal et le poids d’un tel pare- chocs s’il était fabriqué en acier, par exemple.
[35] Comme mentionné plus haut, la description indique que l’élément protecteur est « adapté pour remplacer un pare-chocs existant », et que, en tant que réalisation privilégiée, il peut être « moulé selon la forme du train avant inférieur d’un camion 2 et correspond aux lignes de carrosserie du camion 2 ». Dans ses observations du 10 janvier 2007, le demandeur a déclaré notamment que (non souligné dans l’original) :
Pour que le pare-chocs soit un pare-chocs de remplacement, il doit ressembler au pare-chocs d’origine….
De façon évidente, les lignes de carrosserie d’un camion sont en partie définies par le pare-chocs d’origine du camion. Par conséquent, il est raisonnable d’inférer que pour que le pare-chocs de remplacement adopte les lignes de carrosserie d’origine du camion, le pare-chocs doit adopter la forme du pare-chocs d’origine.
[36] Même si nous croyons que le mot « doit » est peut-être un mot trop fort, nous croyons également que la personne versée dans l’art comprendrait en lisant la description que lors du formage du pare-chocs de remplacement, il ressemblerait vraisemblablement beaucoup à l’original s’il correspondait aux lignes de carrosserie du camion, comme l’aurait fait un pare-chocs d’origine. Toutefois, nous ne voyons pas l’invention comme limitée à une réalisation où le pare-chocs adopte les lignes de carrosserie d’un camion. Il s’agit simplement d’une réalisation privilégiée et, comme l’indique la description de la page 3, elle n’est pas déterminante sur la portée de l’invention. De toute façon, nous croyons que l’on pouvait raisonnablement inférer qu’il s’agitd’un pare-chocs « dont la forme est sensiblement la même que celle du pare-chocs d’origineá» sur la base des passages cités de la description initiale. Contrairement à ce qui est énoncé dans la décision finale, nous croyons que le demandeur a suffisamment fait le lien entre la forme du pare-chocs d’origine et celle du pare-chocs de remplacement pour justifier l’ajout d’une telle expression.
[46] … 16. Compte tenu de ce qui précède, la phrase aux lignes 17 et 18 de la page 3 qui se lit comme suit : « de préférence, le pare-chocs 1 est fabriqué d’alliage de 12 mm, en raison de sa légèreté, sa résistance et sa moulabilité » est de façon évidente une référence à l’aluminium. L’acier serait exclu en rapport avec la « légèreté » et «Ã¡moulabilité ». La pratique conventionnelle de formage de pare-chocs en acier est le pressage et non le moulage. De plus, ll serait exceptionnellement lourd d’avoir une épaisseur de 12 mm serait exceptionnellement lourde si de l’acier et un autre matériau étaient utilisés.
17. Le fait que le mot « alliage » est en général synonyme d’aluminium dans les usages liés aux véhicules automobiles est démontré par son utilisation généralisée dans l’industrie automobile pour désigner des pièces en aluminium. Par exemple, vous trouverez en annexe des pièces produites qui illustrent des cas où le mot « alliage » est utilisé pour désigner des pièces fabriquées en aluminium.
[47] Même si les pièces citées ne sont pas utiles puisqu’elles sont trop récentes pour illustrer le sens que pouvait prendre le terme « alliage » en 1995, les déclarations de MM Randall et McCarthy le sont pour leur part et rien ne nous permet de douter de leur validité. Nous sommes d’accord avec l’argument voulant que la personne versée dans l’art comprendrait que la description implique l’utilisation de l’aluminium pour former un pare-chocs de l’épaisseur désirée. Dans la décision finale, les motifs de l’examinateur sur la raison pour laquelle le terme « aluminium » ne peut raisonnablement s’inférer du mémoire descriptif initial sont que d’une part, ce mot n’avait pas été utilisé et que, d’autre part, « alliage » n’est pas un synonyme d’« aluminium ». En ce qui concerne le premier motif, il n’est pas nécessaire que l’on retrouve une mention expresse dans le mémoire descriptif. En ce qui concerne le deuxième motif, que le terme « alliage » soit synonyme ou non d’« aluminium » (ou « alliage d’aluminium » pour être plus précis), n’a aucune importance, il suffit que la personne versée dans l’art comprenne à la lecture du mémoire descriptif qu’un alliage d’aluminium constituerait un alliage convenable pour satisfaire aux exigences du demandeur en matière de légèreté, de solidité et de moulabilité.
D.C. 1293 Demande no 2,159,968Il s’agit d’une demande qui porte de façon générale sur des dispositifs utilisés pour protéger les véhicules des dommages provoqués par des impacts mineurs. Elle porte plus particulièrement sur un pare-chocs qui remplacerait le pare-chocs d’origine d’un véhicule, mais qui offrirait une meilleure résistance aux dommages.L’examinateur a refusé la demande aux seuls motifs que les modifications apportées au mémoire descriptif – les revendications 1 et 5 plus particulièrement – contenaient de nouveaux éléments, ce qui contreviendrait au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets. Les autres objections qui avaient été présentées auparavant dans la présente instance ont été mises en suspens jusqu’à ce qu’il soit disposé de la question des nouveaux éléments. La Commission a conclu que les modifications apportées par le demandeur pouvaient raisonnablement s’inférer du mémoire descriptif original. En conséquence, la Commission a recommandé que le refus de l’examinateur soit annulé et que la demande soit renvoyée à l’examinateur pour qu’il examine les autres irrégularités qui avaient été mises en suspens.La commissaire a souscrit aux recommandations de la Commission et la demande a été renvoyée devant l’examinateur pour qu’il soit disposé des irrégularités en attenteD.C. 1293 Demande no 2,159,968Il s’agit d’une demande qui porte de façon générale sur des dispositifs utilisés pour protéger les véhicules des dommages provoqués par des impacts mineurs. Elle porte plus particulièrement sur un pare-chocs qui remplacerait le pare-chocs d’origine d’un véhicule, mais qui offrirait une meilleure résistance aux dommages.L’examinateur a refusé la demande aux seuls motifs que les modifications apportées au mémoire descriptif – les revendications 1 et 5 plus particulièrement – contenaient de nouveaux éléments, ce qui contreviendrait au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets. Les autres objections qui avaient été présentées auparavant dans la présente instance ont été mises en suspens jusqu’à ce qu’il soit disposé de la question des nouveaux éléments. La Commission a conclu que les modifications apportées par le demandeur pouvaient raisonnablement s’inférer du mémoire descriptif original. En conséquence, la Commission a recommandé que le refus de l’examinateur soit annulé et que la demande soit renvoyée à l’examinateur pour qu’il examine les autres irrégularités qui avaient été mises en suspens.La commissaire a souscrit aux recommandations de la Commission et la demande a été renvoyée devant l’examinateur pour qu’il soit disposé des irrégularités en attente.